“Existe mucha infracción de derechos intelectuales, pero muy poca reparación, y esto entre otras cosas, porque no es fácil probar la infracción misma y el quantum del perjuicio sufrido con la violación del derecho de propiedad intelectual” [1]

Con ocasión de la respuesta a la solicitud de certiorari presentada ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, el 6 de diciembre del presente año, el litigio generado entre Apple y Samsung por la infracción a las patentes de diseño llegó a su fin. En efecto, el juez Estadounidense realizó una serie de precisiones a considerar respecto de la indemnización de perjuicios en esta área. El conflicto se originó en el año 2007 cuando Apple presentó al mercado su primera generación de teléfonos inteligentes “iPhone”. El dispositivo se caracterizaba por su capacidad de almacenamiento, amplio rango de funciones y conectividad de internet [2]. Pues bien, para garantizar su protección Apple era titular de una serie de patentes de diseño que protegían “un diseño rectangular de su teléfono, cuyas puntas se caracteriza por ser curvas” [3] además de una organización de 16 iconos dispuestos en una pantalla negra [4]. Después de su lanzamiento en el mercado, Samsung presentó su línea de Smartphones que se caracterizaron por ser muy similares a los de Apple. Como consecuencia de ello, este último lo demandó con éxito por infracción a sus patentes de diseño.

Los diseños en conflicto son los siguientes [5]:

En dicho fallo la Corte condenó a Samsung a pagar una indemnización correspondiente a 1 billón de dólares. Esta decisión fue apelada y como consecuencia de ello el infractor obtuvo una reducción en el monto a indemnizar. En efecto, inicialmente la cifra se disminuyó en un valor correspondiente a 548 millones de dólares y posteriormente a 399 millones de dólares [6]. Con base en la sentencia pronunciada por la Suprema Corte está cifra puede reducirse aún más, toda vez que el juez estadounidense delimitó el alcance de la sección 289 del Patent Act, es decir, definió la regla que regula los daños indemnizables en materia de infracción de patentes de diseño. En ese sentido, la norma en cita dispone:

“Una persona que manufactura o vende cualquier articulo de manufactura que incorpora una patente de diseño o resulta de una imitación engañosa de la misma, será responsable respecto de la ganancia total que éste percibió” [7]

En principio, la regla norteamericana parece de fácil interpretación pues el sentido literal indica que si un artículo de manufactura reproduce un diseño protegido por la patente o lo imita, la consecuencia será que el infractor debe indemnizarle al titular la ganancia total percibida. Pues bien, la Suprema Corte presentó otra interpretación que impacta la valoración de la indemnización de perjuicios en este caso. En efecto, para ella la dificultad se centró en determinar el concepto de “artículo de manufactura” para establecer el quantum a indemnizar. En ese sentido, precisó que el concepto de “artículo de manufactura” comprende el producto final vendido al consumidor o un componente del mismo” [8]. La distinción sobre uno u otro elemento despunta relevante especialmente en el marco de una infracción, pues de la identificación del bien intelectual vulnerado la indemnización variará. Inicialmente, la Corte de grado inferior señaló que el monto en el caso de la referencia debía valorarse sobre el producto total pues en su criterio “los componentes de los Smartphone vulnerados no podían considerarse como artículos de manufactura relevantes porque los consumidores no podían comprarlos de manera separada de los teléfonos inteligentes”[9]. No obstante, para la Suprema Corte otro fue el razonamiento. En efecto, para esta última la definición de “artículo de manufactura” es tan amplia que permite diferenciar a los componentes del teléfono inteligente del producto que los incorpora sin considerar si pueden ser vendidos de manera aislada o separada del producto terminado. En consecuencia, a la luz de este pronunciamiento, la reparación puede recaer sobre el producto terminado o sobre los componentes del mismo cuando haya una patente de diseño de por medio [10]. Así, en el presente asunto la infracción recayó sobre los componentes del Iphone y no del producto terminado. La industria tecnológica se complace de este fallo pues gigantes de esta área como Facebook, Google, Dell y Lenovo apoyaban a Samsung en esta contienda [11]. No obstante, diseñadores como Calvin Klein o Nike [12] lo lamentan pues en su criterio desconoce el verdadero alcance de la protección de la patente de diseño. Apple se pronunció inmediatamente señalando que Samsung copió de manera evidente sus diseños [13]. Samsung de otro lado guardó silencio, pues aún falta la decisión que definirá nuevamente el monto a indemnizar siguiendo el razonamiento expuesto por la Suprema Corte. En consecuencia, el debate respecto de la indemnización de perjuicios por la infracción a las  design patents queda abierto. Su aplicación práctica será decidida por los jueces de grados inferiores toda vez que son ellos los que enfrentan la dificultad de definir cuándo se está en presencia de un componente de producto o de uno terminado. Para mayor información haga clic aquí. Una versión similar del presente artículo fue publicado anteriormente en http://propintel.uexternado.edu.co
Referencias:
[1] Ernesto Rengifo García ” Valoración de perjuicios en la infracción de las patentes” en “Derecho de Patentes”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2016. P. 844 [2] SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL. v. APPLE INC. ERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 15–777. Argued October 11, 2016—Decided December 6, 2016 [3] Salas Brenda. “La relación de la Patente y el Diseño” en “Derecho de Patentes”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2016. P. 1032 [4] SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL. v. APPLE INC. ERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 15–777.    Argued October 11, 2016—Decided December 6, 2016 [5] https://www.globalipmatters.com/2016/03/28/supreme-court-decides-to-hear-samsung-v-apple-appears-ready-to-weigh-in-on-patent-damage-calculations [6] https://www.globalipmatters.com/2016/03/28/supreme-court-decides-to-hear-samsung-v-apple-appears-ready-to-weigh-in-on-patent-damage-calculations [7] A person whomanufactures or sells “any article of manufacture to which [a patented] design or colorable imitation has been appliedshall be liable to the owner to the extent of his total profit.” SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL. v. APPLE INC. ERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 15–777. Argued October 11, 2016—Decided December 6, 2016 Traducción libre del autor.  [8] SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL. v. APPLE INC. ERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 15–777. Argued October 11, 2016—Decided December 6, 2016 [9] SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL. v. APPLE INC. ERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 15–777.    Argued October 11, 2016—Decided December 6, 2016 [10] SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL. v. APPLE INC. ERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 15–777. Argued October 11, 2016—Decided December 6, 2016 [11] http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/12/06/supreme-court-samsung-apple-smartphone-iphone-design-patent/94570296/ [12] http://www.afr.com/technology/technology-companies/apple/why-applesupporting-fashion-designers-could-be-undermining-their-own-products-20160809-gqovgy [13] Apple took a hard line Tuesday against what it called Samsung’s “blatant copying of our ideas” and said it hoped lower courts “will again send a powerful signal that stealing isn’t right.” http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/12/06/supreme-court-samsung-apple-smartphone-iphone-design-patent/94570296/
Brenda Salas

About Brenda Salas

Abogada, especialista en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Derecho Privado de la Universidad de Paris II Panthéon-Assas. Candidata a PhD de la Universidad de Paris II Panthéon-Assas. Docente Investigadora del Departamento de la Propiedad Intelectual. Autora de diferentes artículos en la materia. Consultora en temas de propiedad intelectual y de derecho privado.

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